根據(jù)專利法第三十五條的規(guī)定,專利局對發(fā)明專利申請進(jìn)行實質(zhì)審查。對發(fā)明專利申請進(jìn)行實質(zhì)審查的目的在于確定發(fā)明專利申請是否應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán),特別是確定其是否符合專利法有關(guān)新穎性、創(chuàng)造性和實用性的規(guī)定。
在實質(zhì)審查過程中,對于大多數(shù)發(fā)明專利申請,審查員均采用審查意見通知書的方式將實質(zhì)審查意見告知申請人。如果能夠針對審查意見通知書撰寫出令人信服的意見陳述書,并修改出合格的申請文件,則申請就有可能在較短的時間內(nèi)授權(quán)。因此,如何答復(fù)審查意見通知書是專利代理人的一項基本功。
根據(jù)審查意見通知書對申請文件的審查意見來看,大致可以分為兩類,即存在形式缺陷和存在實質(zhì)性缺陷;其中存在實質(zhì)性缺陷又可分為不可克服的實質(zhì)性缺陷和可以克服的實質(zhì)性缺陷。
如果申請文件僅存在形式缺陷,那么通過對申請文件進(jìn)行修改即可授予專利權(quán);如果申請文件存在實質(zhì)性缺陷將會導(dǎo)致專利申請被駁回,對專利申請的前景起決定性作用,因此,在閱讀審查意見通知書時要特別重視其指出的實質(zhì)性缺陷。
專利申請文件缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性是常見的實質(zhì)性缺陷之一審查員判斷發(fā)明專利申請是否具備新穎性和/或創(chuàng)造性的主要依據(jù)是通知書中所引用的對比文件,仔細(xì)研讀對比文件是理解審查員觀點的基礎(chǔ)。